【知法】 美国专利法第102条(a)的新旧规定的介绍| YESIPO

智龟网 发布于 2015/3/16 | 6266 读 | 0 赞 | 0 评 |
导语:专利被授权之后,就推定为有效,在法庭上攻击专利的有效性,必须举出明确的和有说服力的证据去反驳这种有效性的推定。在美国,攻击专利无效最常用的依据是:美国专利法第101条,主张专利发明不是专利保护的客体;第102条,主张专利发明不具有新颖性;第103条,主张专利发明不具备创造性或专利法明显而易见;第112条,主张专利没有符合充分说明发明、实施发明的规定。

为了和世界上其他国家的专利法的统一,在2011年至2013年生效的新专利法对上述关于专利有效性的法条都做了修改,而且,新专利法关于专利有效性的规定只适用于有效申请日在2013年3月16当日以及之后的专利,有效申请日在2013年3月16日以前的专利仍然适用旧专利法。也就是说,在未来的20年里,美国新旧专利法将会并存。

下文对美国专利法第102条(a)的新旧规定做一简单介绍:

一、美国旧专利法第102条的规定:

如果存在下列情形,发明人不能获得专利:

(a)在专利申请人完成发明以前,该项发明在本国已经为他人所知或使用,或者在本国或外国已经取得专利或在印刷的出版物上已有描述;

……..

旧专利法第102条(a)规定的“完成发明”是指发明日或推定发明日,其中,发明日是指发明人构思出发明的日期,推定的发明日是发明人将发明付诸实践的日期,例如,制造包含发明的技术或产品的日期;发明人申请专利的日期是推定的付诸实践的日期。这些付诸实践的日期都是推定的发明日。如果发明人能够证明构思日比付诸实践的日期早,构思日应该被认定为发明日。

旧专利法第102条(a)规定的行为主体是他人,即发明人以外的人。如果在发明人的发明日以前,在美国国内别人已经知道或使用,或在世界任何地方获得专利或公开,发明人就不能获得专利。但是,如果是发明人自己的公开行为,发明仍然可以获得专利。

旧专利法第102条(a)规定是美国专利法先发明制度的产物,比较的是谁先发明

由于旧专利法第102条(a)规定对有效申请日在2013年3月16日以前的专利仍然适用,因此我们有必要了解一下,根据旧专利法第102条(a)规定,可以指导专利申请过程中,什么情况下可以获得专利,什么情况下不能获得专利;在无效诉讼抗辩中,什么情况下专利有效,什么情况下专利无效。


图1

如图1所示,申请人A的构思日期在他人B公开使用之后,申请人A不能获得专利。


图2

申请人A虽然付诸实践的日期在B公开使用日期之后,但是,A的构思日在B公开使用日期之前,并且A从构思到付诸实践一直尽职地努力付诸实践,A可以获得专利。

由此可知,根据旧专利法第102条(a)规定,对有效申请日在2013年3月16日以前的专利,发明日或推定的发明日是一个非常重要的日子;为了可以证明发明日,保存完整的发明记录很重要,如公司最好将技术交底书记录好,标号日期,保存好。在诉讼中,如果诉讼对方用早于申请日的对比文件攻击专利的有效性,公司可以依赖发明技术交底书来证明自己的发明日,如果该对比文件的公开日期比发明日晚,发明人可以证明自己发明比对比文件早,从而挫败对专利性的攻击。

二、美国新专利法第102条(a)的规定:

任何人应获得专利,除非——

(1)在发明的有效申请日前,该发明已经被授予专利、在印刷出版物上被描述、投入公开使用、被销售或为公众所悉;或者

(2)该发明在依据第151条签发的专利中描述、在已公开的专利申请中描述或在依据第122(b)条视为已公开的专利申请中予以描述,其中,专利或专利申请是由其他的发明人作出的,并在该发明的有效申请日之前有效递交。

新专利法第102条取消了旧法中判断新颖性的发明日概念,而是采用有效申请日来判断新颖性。

1、根据新专利第102条(a)(1)条的规定,现有技术包括在有效申请日之前,世界上任何地方的专利,印刷出版物、公开使用、销售或者为公众所知悉的技术。而旧法规定专利和印刷出版物是在世界范围的都可以构成现有技术,但是公开使用、销售或者为公众所知悉的必须在美国国内才能构成现有技术。新专利法取消了这一限制,由原来的相对新颖性改成绝对新颖性。根据新专利法,在世界上任何地方的公开使用、销售或者为公众所知悉,将对在美国的专利构成现有技术


图3

如图3所示,假设B在中国(而不是美国)公开使用是2011年6月1日,而A在美国的申请日是2012年1月1日,由于在新法生效之前,适用旧专利法,根据旧专利法,公开使用是要在美国国内的,因此,B在中国的公开使用不构成A在美国专利申请的现有技术,A可以获得专利。


图4

如图4所示,假设A在美国的申请日是2014年1月1日,在新法生效之后,适用新专利法,根据新专利法,在世界上任何地方的公开使用,将对在美国的专利构成现有技术,由于B在中国的公开使用早于A在美国的申请日,因此构成A在美国专利申请的现有技术,A不能获得专利。

2、根据新专利法第102条(a)(2)条规定,现有技术包括下列情况的美国专利或申请:已颁布、已公开或者被视为公开;至少有1位发明人不同于该申请的发明人;有效申请日先于该申请的有效申请日。

根据新专利法第102条(a)(2)条规定,一件美国的专利申请可以用其较早的在美国以外的申请日(例如优先权日),作为现有技术的日期。

举例来说,假设B在中国递交了1件专利申请。B通过《巴黎公约》途径,就同一发明在美国递交申请,要求中国申请的优先权。根据旧专利法,确定B的美国专利申请的现有技术的日期是B的美国申请日,也就是说,B的美国专利申请日之前公开的技术才能成为B的美国专利申请的现有技术;根据新专利法,确定B的美国专利申请的现有技术的日期是B在中国的申请日(有效申请日)。


图5

根据图5所示的日期,应该适用旧专利法,根据旧专利法,确定B在美国申请的现有技术的日期是美国申请日,而不是中国申请日。由于B在美国的申请日晚于A在美国的申请日,B的申请不是A 在美国申请的现有技术,A可以获得专利。


图6

根据图6所示的日期,应该适用新专利法,根据新专利法,确定B在美国申请的现有技术的日期不是美国申请日,而是中国申请日(有效申请日),由于B在中国申请日早于A在美国的申请日,B申请就成了A申请的现有技术,A不能获得专利。

进一步举例来说,根据《美国专利审查指南》第1896条(原文在此不做提供,有兴趣的可以去查看一下),B在中国递交了一件专利申请,之后,B通过PCT途径递交了国际申请,该国际申请后来进入美国。根据旧专利法,如果该国际申请是用英文公开的,国际申请日作为美国申请日,则确定B的美国申请的现有技术的日期是国际申请日;如果国际申请不是用英文公开的,B则不能以任何申请日作为现有技术的日期。确定B的美国申请的现有技术的日期只能是中国申请的公开日、国际申请的公开日或者美国申请的公开日。根据新专利法,无论国际申请公开是否是英文,确定B的美国申请的现有技术的日期都是中国的申请日(有效的申请日)。


图7

如图7所示,根据旧专利法,如果B的PCT申请公开的不是英文,B不能依据任何申请日作为现有技术的日期。如果B的中国申请或PCT申请没有在A的美国申请日之前公开,则A可以获得专利。若B的PCT申请公开的是英文,B的国际申请可以作为美国申请,国际申请日确定为B的美国申请的现有技术的日期。因为B的PCT申请在A的美国申请日之前,B的PCT申请是A的申请的现有技术,A不能获得专利。


图8

2013年3月16日以后,新专利法生效,根据新专利法,如图8所示,无论B的PCT申请是否是英文公开,确定B的美国申请的现有技术的日期是B的有效申请日(中国申请日)。因为B在中国在申请日早于A在美国的申请日,B的美国申请构成了A的美国申请的现有技术,A不能获得美国专利。

文章来源:乐视网知识产权部 作者:许红英

来自:优智博知识产权 编辑:优智博-菜籽

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